BGH: nieautoryzowana stacja serwisowa może używać tylko słownego znaku producenta samochodu

The IPKat donosi o bardzo ciekawym rozstrzygnięciu niemieckiego Sądu Najwyższego (Bundesgerichsthof) w sporze pomiędzy Volkswagen AG a właścicielem sieci nieautoryzowanych stacji serwisowych (ATU).

Przedmiotem sporu było użycie identycznego znak słowno-graficznego VW w reklamie ATU.



Uzasadnienie wyroku nie jest jeszcze znane, stąd Kat opiera się na treść notatki prasowej BGH, z której wynikają następujące tezy:

·    wykorzystanie powszechnie znanego logotypu skutkowało transferem pozytywnych wyobrażeń na ATU, co osłabiało znak VW

·    posłużenie się znakiem słowno-graficznym nie było konieczne – można było wykorzystać znak słowny VW, a ponadto

·    użycie znaku VW przez ATU nie było niezbędne do opisania swoich usług w reklamie.

Punktem wyjścia do analizy w tego rodzaju przypadkach jest odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest skorzystanie z przepisów krajowych, które wyłączają możliwość stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, a stanowią implementację art. 6 ust. 1 lit. c dyrektywy 2008/95/WE w sprawie znaków towarowych:

1. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym:

[…]

c) znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towarów lub usług, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych;

pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

Przepis ten był w podobnym stanie faktycznym przedmiotem wyroku Trybunału Sprawiedliwości  z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW. Zasadnicza teza wyroku przedstawia się następująco:

Artykuły od 5 do 7 dyrektywy 89/104 nie uprawniają właściciela znaku towarowego do zakazania osobie trzeciej używania znaku towarowego w celu informowania opinii publicznej, że wykonuje naprawy i przeglądy towarów objętych tym znakiem towarowym, które zostały wprowadzone na rynek pod tym znakiem przez uprawnionego lub za jego zgodą, lub że specjalizuje się w sprzedaży lub naprawie i konserwacji tych towarów, chyba że znak towarowy jest używany w sposób, który może spowodować powstanie wrażenia o istnieniu powiązań ekonomicznych między taką osobą i właścicielem znaku towarowego, w szczególności co do faktu, że sprzedawca jest stowarzyszony w sieci dystrybucyjnej właściciela znaku towarowego lub że istnieją szczególne związki pomiędzy tymi przedsiębiorcami.

(tłumaczenie – Google Translate z własnymi modyfikacjami)

W przedmiocie wykładni art. 6 ust. 1 lit. c dyrektywy Trybunał szerzej wypowiedział się w wyroku z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03 Gillette (przedmiotem sporu było posługiwaniem się oznaczeniem Gillette przez producenta wymiennych ostrzy pasujących do maszynek do golenia Gillette):

1)      Zgodność z prawem użycia znaku towarowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych uzależniona jest od tego, czy jest ono niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru.

Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę trzecią, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru.

Do sądu krajowego należy dokonanie badania, czy w okolicznościach postępowania przed tym sądem użycie znaku towarowego jest niezbędne, przy czym powinien on wziąć pod uwagę charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany przez osobę trzecią.

Ponieważ przy ocenie zgodności z prawem użycia znaku towarowego art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 nie dokonuje rozróżnienia między możliwymi rodzajami przeznaczenia towarów, kryteria tej oceny w przypadku przeznaczenia towarów jako części zamiennych lub akcesoriów nie różnią się zatem od kryteriów oceny w przypadku innych rodzajów możliwego przeznaczenia.

2)      Warunek „uczciwych praktyk” w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słusznych interesów właściciela znaku towarowego.

Użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle w szczególności wtedy, gdy:

–       jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,

–       narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,

–       prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku,

–       osoba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub replikę towaru oznaczonego znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem.

Okoliczność, że osoba trzecia używa znaku towarowego, którego nie jest właścicielem, w celu wskazania przeznaczenia swojego towaru, nie oznacza koniecznie, że przedstawia swój towar jako będący takiej samej jakości lub mający podobne właściwości co towar oznaczony tym znakiem. Takie przedstawienie uzależnione jest od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy i ocena jego ewentualnego zaistnienia należy do sądu krajowego na podstawie okoliczności zawisłej przed nim sprawy.

Ewentualne przedstawienie towaru sprzedawanego przez osobę trzecią jako dorównującego jakością lub mającego podobne właściwości co towar oznaczony użytym przez tę osobę trzecią znakiem towarowym jest okolicznością, którą sąd krajowy winien wziąć pod uwagę przy ocenie, czy znak został użyty w zgodzie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

3)      W sytuacji gdy osoba trzecia używająca znaku towarowego, którego nie jest właścicielem, sprzedaje nie tylko części zamienne lub akcesoria, ale również sam towar, do którego te części lub akcesoria są przeznaczone, użycie znaku towarowego mieści się w zakresie stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104, pod warunkiem że użycie przez osobę trzecią znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia sprzedawanego przez nią towaru i zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

Chociaż nie ma jeszcze uzasadnienia wyroku BGH, jednak moje zastrzeżenia budzi dość jasno postawiona teza, że użycie znaku słowno-graficzne producenta nie jest niezbędne w reklamie, ponieważ wystarczy posłużyć się znakiem słownym. Jest to dość powszechny pogląd, z którym nie mogę się zgodzić.

Wychodzę z założenia, że znak to znak. Niezbędność posłużenia się znakiem powinna być rozpatrywana w oderwaniu od istnienia innych oznaczeń tego samego przedsiębiorcy. Kuriozalnie – analizując bardzo „literalnie” ten przepis, użycie znaku słownego również nie jest niezbędne, bo można posłużyć się znakiem słowno-graficznym J. Posłużenie się znakiem słowno-graficznym niesie za sobą co najwyżej większe ryzyko sprzeczności z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

Ponadto, nawet, jeżeli w konkretnej sprawie użycie znaku nie jest niezbędne na gruncie art. 6 ust. 1 lit.c dyrektywy, nie jest to jednoznaczne z naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy. Nawet w przypadku podwójnej identyczności konieczne jest stwierdzenie naruszenia jednej z funkcji znaku towarowego:

Trybunał miał już okazję stwierdzić, że wyłączne prawo przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela tego znaku, tzn. umożliwić mu zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje, oraz że wykonywanie tego prawa winno być w rezultacie zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje (wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C‑206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I‑10273, pkt 51; z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C‑245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. s. I‑10989, pkt 59; z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C‑48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I‑1017, pkt 21). Wspomniane powyżej funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług, lecz również inne jego funkcje, w szczególności funkcję polegającą na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjną, inwestycyjną lub reklamową. (sprawa C-487/07 L’Oréal, pkt 58)

Naruszenie funkcji znaku towarowego będzie miało miejsce np. w przypadkach braku zgodności z przykładami działań niezgodnych z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle przedstawionymi w powyższym orzecznictwie TS. W praktyce istotnym problemem jest zagadnienia „wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego”. Trzeba zwrócić uwagę, że w ostatnich wyrokach TS wskazuje, że negatywny wpływ na funkcję wskazania pochodzenia zachodzi w sytuacji, w której reklama (w tym przypadku w formie linku sponsorowanego) „nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których ona dotyczy, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej” (sprawa Google France C-236/08 do C-236/08, pierwsza teza). Takie podejście zdecydowanie utrudnia to posługiwanie się cudzym oznaczeniem. Nie zdziwiłbym się, gdyby w sprawach producent v. nieautoryzowana stacja serwisowa pojawiła się doktryna initial interest confusion. Przykład z wprowadzającym w błąd szyldem zamieszczonym przy zjeździe z autostrady jest klasycznym przykładem obrazującym wspomnianą doktrynę (sprawa Brookfield Communications).

Dość pobieżna analiza stanu faktycznego dokonana przez TS w wyrokach w sprawie AdWords stanowi niezły argument za akceptacją wspomnianej doktryny, co ochoczo podchwycił England and Wales High Court w sprawie Och-Ziff (znak towarowy użyty był w nazwie tradycyjnego sklepu).

Wracając do tematu przewodniego – użycie znaku słowno-graficznego może wiązać się oczywiście z większymi korzyściami niż użycie znaku słownego, ale ponownie – nie można per se założyć, że posłużenie się znakiem słowno-graficznym jest nieuczciwe. Trzeba pamiętać, że ochrona renomowanego znaku towarowego jest możliwa tylko wówczas, gdy uzyskana korzyść jest „nienależna”, a wykorzystanie cudzego oznaczenia musi nastąpić „bez uzasadnionej przyczyny”.

Możliwość zakazania posłużenia się znakiem słowno-graficznym w wątpliwość poddaje polski Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 października 2004 r., III CK 410/03:

Pomijając oczywistą niekonsekwencję stanowiska Sądu Apelacyjnego, który uznał za dopuszczalne posługiwanie się słownymi znakami towarowymi powódek, a odmówił tego prawa w stosunku do znaków słowno-graficznych, chociaż sposób posługiwania się nimi jest taki sam, rozważenia wymaga, czy całkowity zakaz posługiwania się przez skarżącego znakami słowno-graficznymi jest uzasadniony. Należy przyznać rację skarżącemu, gdy twierdzi, że Sąd drugiej instancji nie rozważył konsekwencji, jakie dla możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez pozwanego taki zakaz wywołuje. W sytuacji, w której działalność gospodarcza skarżącego jest legalna, wydanie orzeczenia wymaga wyważenia interesów obu stron. Ochrona prawa z rejestracji znaku przed naruszeniami nie może sięgać tak daleko, by uniemożliwiać prowadzoną legalnie działalność gospodarczą drugiej strony. Wyjaśnienia zatem wymaga, czy możliwe jest ograniczenie zakazu używania znaków słowno graficznych w taki sposób, aby – eliminując ryzyko wprowadzania klientów w błąd co do istnienia gospodarczych powiązań między stronami i przejmowania klienteli – dopuścić możliwość posługiwania się nimi dla wypełnienia dozwolonej funkcji informacyjnej i reklamowej. Dopiero wówczas, gdyby okazało się to niemożliwe, orzeczenie całkowitego zakazu byłoby uzasadnione.

Na zakończenie odnotowuję dwa wyroku Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych – jeden i drugi w sprawie BMW.