Rzecznik Generalny: użycie cudzego renomowanego znaku towarowego konkurenta jako słowa kluczowego per se jest dozwolone

W dniu 24 marca 2011 r. opublikowana została opinia Rzecznika Generalnego Jääskinena w sprawie C‑323/09 Interflora – ostatniej z szeregu postępowań w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących posługiwania się znakiem towarowym jako słowem kluczowym w usługach reklamowych świadczonych w wyszukiwarkach internetowych. Polecam przy tym lekturę wyroku sądu brytyjskiego – świetne omówienie zasad działania usługi AdWords. Kilka uwag na gorąco poniżej.

Podwójna identyczność

W zakresie podwójnej identyczności opinia Rzecznika powtarza tezy zawarte w dotychczasowych wyrokach TS:

• użycia znaku towarowego jako słowa kluczowego przez przedsiębiorcę jest użyciem w odniesieniu do towarów lub usług;
• naruszenie prawa ochronnego zachodzi wyłącznie w przypadku naruszenia funkcji wskazania pochodzenia, co ma miejsce również w sytuacji, w której reklama nie pozwala lub pozwala z trudnością na stwierdzenie, czy reklamodawca jest ekonomicznie powiązany z uprawnionym z rejestracji.

Zdaniem RG wprowadzenie w błąd co do faktu, że M&S jest częścią sieci Interflora, mogło spowodować wyświetlenie następującej reklamy:

‘M&S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants. Order by 5pm for next day delivery.’

Takie stanowisko to krok dalej w stosunku do rozstrzygnięcia w sprawie BergSpechte (będącej przedmiotem rozważań TS w sprawie C-278/08), w którym austriacki sąd najwyższy (OGH) stwierdził istnienie ryzyka konfuzji z powodu braku zamieszczenia w reklamie „wystarczającego wyjaśniającego oznaczenia” (ang. „appropriate clarifying indication” – za austrotrabant.wordpress.com).

Treść reklamy w rozpatrywanej przez OGH sprawie nie zawierała oznaczenia odróżniającego reklamodawcy, lecz jedynie oznaczenie generyczne zawarte w domenie trekking.at. W niniejszej sprawie reklama konkurenta Interflory zawierała jego nazwę handlową – świetnie znaną w UK. Istnienie ryzyka konfuzji w tym przypadku jest co najmniej wątpliwe –w  szczególności w sytuacji, w której w naturalnych wynikach wyszukiwania pojawiłby się link do strony Interflory z następującym opisem (kopia pierwszego wyniku wyszukiwania z Google.co.uk po terminie "interflora"):

Interflora

Send beautiful fresh cut flowers with Interflora. Hand-tied bouquets available same day and delivered to the door by one of our expert local florists...

www.interflora.co.uk/

„Reklama” Interflory mówi o „local florists” – trudno uznać M&S za lokalna kwiaciarnię, która mogłaby być uczestnikiem systemu franczyzowego Interflory... Nawet, jeżeli w omawianej sprawie link do strony Interflory nie zawierał takiego opisu, można przypuszczać, że brytyjski przeciętny konsument zdaje sobie sprawę ze sposobu działania sieci Interflory.

Treść opinii prowadzi do konstatacji, że ryzyko konfuzji zachodzi w sytuacji, w której treść reklamy nie daje absolutnej pewności co do charakteru reklamodawcy i jego powiązać z uprawnionym z rejestracji (lub ich braku)…

Renomowane znaki towarowe

W sprawie Interflora TS będzie rozpatrywał również pytanie odnoszące się do możliwości zakazania używania znaku w formie słowa kluczowego na podstawie przepisów o ochronie renomowanych znaków towarowych (regulacje krajowe wydane na podstawie art.5 ust. 2 dyrektywy 89/104/EWG w sprawie znaków towarowych oraz art. 9 ust. 1 pkt c rozporządzenia 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego). Co istotne –Trybunał nie wypowiadał się dotychczas w tym zakresie w odniesieniu do usługi AdWords.

Art. 5 ust. 2 dyrektywy stanowi, że:

Każde Państwo Członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

Dla dochodzenia roszczeń zasadnicze znaczenie ma możliwość powołania się na przesłankę uzyskania nienależnej korzyści bez uzasadnionej przyczyny. Uzyskanie korzyści w przypadku korzystania z cudzego znaku jest jednoznaczne, dlaczego też konieczne będzie ustalenie:

• czy takie korzyści są nienależne, oraz
• czy istniała uzasadniona przyczyna użycia znaku.

W omawianej opinii Rzecznik dochodzi do wniosku, że naruszenie prawa ochronnego może dojść jedynie w sytuacji, w której znak użyty jako słowo kluczowe jest wspomniany lub zawarty w wyświetlonej reklamie. Uważa on, że prezentowanie komercyjnej alternatywy dla towarów lub usług objętych ochroną stanowi uzasadnioną przyczynę użycia cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego („presenting a commercial alternative to the goods or services protected by a trade mark with a reputation should count as due cause in the context of modern marketing relying on keyword advertising on the internet” – pkt 99 opinii).

Teza nr 2

Article 5(2) of Directive 89/104 and Article 9(1)(c) of Regulation No 40/94 must be interpreted as meaning that the use of a sign as a keyword in an internet referencing service in relation to goods or services identical to those covered by an identical trade mark with a reputation also falls within the scope of application of those provisions and it can be forbidden by the trade mark owner when

(a)      the ad shown as a result of the internet user having typed as a search term the keyword identical with a trade mark with a reputation mentions or displays that trade mark; and

(b)      the trade mark

–        is either used therein as a generic term covering a class or category of goods or services;

–        or the advertiser attempts thereby to benefit from its power of attraction, its reputation or its prestige, and to exploit the marketing effort expended by the proprietor of that mark in order to create and maintain the image of that mark [podkreślenia - MS].

Konkluzja RG jest taka jak w tytule artykułu - użycie cudzego renomowanego znaku towarowego konkurenta jako słowa kluczowego per se jest dozwolone.

Możliwość zakazania użycia oznaczenia istnieje albo w przypadku naruszenia funkcji wskazania pochodzenia (art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy), albo w przypadku użycia znaku w treści reklamy (jeżeli spełnia przesłanki określone w tezie zaproponowanej przez RG – na podstawie przepisów krajowych wydanych w oparciu o art. 5 ust. 2 dyrektywy lub na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia).

Rzecznik uzasadnia dopuszczalność posługiwania się cudzym znakiem wymogami nowoczesnego marketingu. Tylko że nawet powszechna praktyka rynkowa nie zawsze musi być zgodna z dobrymi obyczajami (tak trafnie E. Nowińska i M. Duvall w komentarzu do uznk), a wymogi (czy raczej możliwości) nowych technik marketingowych nie są na tyle ważkim argumentem, aby dopuścić korzystania z cudzego znaku przez konkurenta…

Powyższe nie wyklucza możliwości poszukiwania ochrony na podstawie innych przepisów – w szczególności, na gruncie polskim, można rozważyć zastosowanie art. 3 ust. 1 uznk. Możliwość uznania samego faktu użycia cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego za czyn nieuczciwej konkurencji może budzić jednak wątpliwości, jeżeli TS podzieli pogląd RG, zgodnie z którym sam fakt posłużenia się cudzym oznaczeniem w celu zaprezentowania swojej alternatywnej oferty nie jest nieuczciwy. Jeżeli tak się stanie, w Google strzelą korki od szampana – jest to przecież istota sporu z właścicielami znaków towarowych! Jakkolwiek polski sąd na gruncie uznk nie powinien być związany taką wykładnią, trudno, aby przeszedł obok niej obojętnie…